Não são incomuns relatos de quem por anos utilizou uma determinada marca sem registrá-la no INPI, já bastante conhecida perante seu público consumidor, mas, num determinado dia, precisou parar de utilizá-la, visto que um outro empresário, há pouco tempo no mercado, procedeu ao registro de marca idêntica ou semelhante na referida autarquia federal, o que lhe conferiu a titularidade e o direito de uso exclusivo.
Como o Brasil adota o sistema atributivo, torna-se proprietário da marca aquele que primeiro obtém seu registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, mais conhecido como INPI. Diante do sistema atributivo que decorre da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/97), em situações como a acima descrita, o empresário que primeiro registrou a marca tem efetivamente o direito de exigir de seu concorrente que cesse o uso do sinal distintivo idêntico ou semelhante, ainda que este utilize a marca há muito mais tempo.
Não obstante, o § 1º do artigo 129 da Lei 9.279/1996 prevê que:
“Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.”
Trata-se de exceção ao sistema atributivo, em que o usuário anterior tem direito de precedência ao registro, contanto que observados os requisitos previstos no art. 129, § 1º, da Lei de Propriedade Industrial (LPI).
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A importância do registro de marca
Há controvérsia a respeito do momento em que deve ser exercido referido direito de precedência, inclusive entre o Instituto Nacional de Propriedade Industrial e o Superior Tribunal de Justiça. Enquanto o STJ, em julgado recente (REsp. 1.464.975-PR), estabeleceu que é possível exercê-lo até mesmo após o registro ter sido concedido a terceiro, mediante processo administrativo de nulidade (arts. 168 a 172 da LPI) ou ação de nulidade de registro (arts. 173 a 175 da LPI), o INPI entende que o direito de precedência ao registro deve ser exercido pelo usuário anterior no prazo da oposição, antes do pedido de registro ter sido deferido a terceiro.
Certo é que, se o empresário não requereu o registro da marca que utiliza há anos e descobre que há alguém registrando marca idêntica ou semelhante junto ao INPI, deverá agir com rapidez, sob pena de ser proibido de utilizá-la em face do registro obtido pelo usuário posterior. Há um brocardo bastante conhecido no meio jurídico que diz que:
“O direito não socorre aos quem dormem.”
Embora seja muitas vezes cruel, deve ser levado bastante a sério, pois, caso contrário, o empresário poderá perder anos de investimento e trabalho na marca que identifica seus produtos e serviços no mercado.
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