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STJ anula marca concedida pelo INPI baseado em direito de precedência


08 de fevereiro de 2017

No que se refere ao registro de marcas, o direito brasileiro funciona de acordo com o sistema atributivo. Por ele, só se é concedida a titularidade sobre uma marca após registro expedido pelo órgão competente, nesse caso o INPI. É isso inclusive que dispõe o artigo 129 da Lei de Propriedade Industrial (nº 9.279/96):

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional (…)

Entretanto, de acordo com o direito de precedência, toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de prioridade ao registro (§ 1º do art. 129).

O que não fica muito claro, à partir da análise do dispositivo acima, é como se exerce tal direito de precedência, se seria por via administrativa, por meio do próprio INPI, ou por via judicial. E essa é justamente a resposta que o mais recente julgado do STJ, referente ao REsp 1.464.975, busca trazer.

O caso em questão opõe duas empresas gráficas. A primeira, “Padrão Grafia Industrial e Comercial”, ajuizou ação de nulidade de marca perante a justiça federal contra a “Seriprint” e o INPI, por conta do último ter deferido marca intitulada “Padrão Grafia” para a segunda gráfica. Alega a autora utilizar-se da expressão desde 1997, enquanto que a marca pedida pela Seriprint teria sido deferida apenas em 2006.

Tanto em primeira quanto em segunda instâncias a justiça reconheceu o direito de precedência da Padrão Grafia, concedendo o pedido de nulidade feito. Contudo, quando da formulação do REsp, o INPI alegou que:

… o direito de precedência de uso de marca, exceto na hipótese de constatação de má-fé, deve ser apontado pelo utente antes da concessão efetiva do registro. Assevera que a decisão sobre a anulação ou não do registro é matéria de sua competência exclusiva, não podendo ser decretada pelo Poder Judiciário.

A relatora do caso, Ministra Nancy Andrighi, assim decidiu, sendo indeferido o REsp de forma unânime:

… se esse direito de precedência for manifestado como oposição ao pedido de registro – impugnação administrativa –, o utente de boa-fé deve observar os prazos, procedimento e requisitos contidos na LPI, sobretudo os previstos nos arts. 158 a 160.

Contudo, se o interessado vier a reivindicar esse direito após o registro, poderá fazê-lo mediante processo administrativo de nulidade (arts. 168 a 172 da LPI) ou optar pela via judicial e ajuizar ação de nulidade de registro (arts. 173 a 175 da LPI).

Na hipótese, o que se depreende é que a recorrida, diante da morosidade no julgamento de seu processo administrativo, decidiu ajuizar a presente ação com o intuito de tornar efetivo seu direito de precedência.

Assim, percebe-se que aquele que vê sua marca sendo utilizada e registrada indevidamente por terceiros poderá ingressar com ação diretamente na justiça para ver cessar a infração à identidade visual de seu negócio. Isso é possível especialmente ao se considerar a potencial morosidade de procedimentos administrativos do tipo.

Caso haja maiores dúvidas com relação ao procedimento de registro de marcas e sua nulidade, não hesite em entrar em contato conosco através desse link. Ficaremos felizes em sanar todas suas dúvidas.

Por: Lukas Ruthes Gonçalves