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Análise jurisprudencial: Mcdonald’s vence disputa legal pelo prefixo “Mac”


01 de agosto de 2016

Após intensa batalha judicial, o Tribunal Geral da União Europeia (TJUE) decidiu que a empresa McDonald’s detém o direito de uso exclusivo do prefixo “Mac” e “Mc” para produtos alimentícios e bebidas.

TJUE foi instituído em 1952, com sede em Luxemburgo. Suas funções são velar para que a legislação da União Europeia seja interpretada e aplicada da mesma forma em todos os países da UE e garantir que as instituições e os países da UE respeitem a legislação da UE.

Qualquer cidadão ou empresa que se considere lesado na sequência de uma ação ou de inação de uma instituição da UE ou do seu pessoal, pode recorrer para o TJUE, de duas formas: através dos tribunais nacionais ou perante o Tribunal Geral.

Em 13 de outubro de 2008, a empresa Future Enterprises Pte Ltd, com sede em Singapura, apresentou um pedido de registo da marca MACCOFFEE no Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), o qual foi aceito em 29 de janeiro de 2010.

Em 13 de agosto de 2010 a McDonald’s International Property Co. Ltd, apresentou um pedido de declaração de nulidade desta marca, invocando a sua marca McDONALD’S e 12 outras que detém para serviços de fast food e que tinham como prefixos os elementos nominativos “Mc” ou “Mac”.

Por decisão de 27 de abril de 2012, a Divisão de Anulação declarou a marca MACCOFFEE inválida na íntegra, sob o único fundamento de que a marca nominativa McDONALD’S detém prestígio de longa data, e a criação de uma relação entre esta e a marca controvertida caracteriza sério risco de que a utilização injustificada da marca controvertida pudesse retirar indevidamente benefício do prestígio da marca McDONALD’S.

A Câmara de Recurso considerou que a marca MACCOFFEE tinha características que podiam ligá‑la à família de marcas “Mc”, na medida em que, em primeiro lugar, esta marca começava pelo prefixo “mac”, que provavelmente seria entendido como sendo quase idêntico ao prefixo comum à família de marcas “Mc”, em segundo lugar, a estrutura da marca em questão era muito semelhante à que era comum à família de marcas “Mc” e, em terceiro lugar, os prefixos “mc” e “mac” ocupavam, na marca controvertida e na família de marcas “Mc”, a mesma posição e tinham o mesmo conteúdo semântico.

Apresentado recurso, a divisão de anulação do EUIPO manteve a decisão, sendo então apresentado recurso ao TJUE. Tal processo ficou registrado sob o nº T‑518/13.

A recorrente alegou que o elemento “mac”, seria apenas semelhante ao prefixo comum à família de marcas “Mc”, e que em comparação visual não haveria conflito. Ainda, sustentou que a McDonalds gozaria de prestígio em serviços e produtos prestados em restaurantes de fast food, diferentemente da recorrente, e que os produtos de base do café não seriam semelhantes a estes serviços, uma vez que são vendidos em supermercados e mercearias e não em estabelecimentos de alimentação rápida.

O EUIPO e a McDonald’s contestaram os argumentos da recorrente e defendem que a Câmara de Recurso não cometeu um erro de apreciação, na decisão impugnada, ao constatar a existência de um certo grau de semelhança entre os serviços e os produtos.

Após analisar os argumentos de ambos os lados, o Tribunal Geral confirmou a decisão do EUIPO segundo a qual a utilização injustificada da marca MACCOFFEE retira indevidamente benefício do prestígio das marcas McDonald’s. A corte entendeu que a marca MACCOFFEE se assemelha à McDonald’s para beneficiar do seu poder de atração, da sua reputação e do seu prestígio, explorando, sem compensação financeira, o esforço comercial desenvolvido pela McDonald’s para criar e manter a imagem da sua marca.

A imitação de padrões visuais e nominativos de marcas de prestígio e alto renome com intuito de atrair clientela é uma prática reprovada e coibida com rigor pelos tribunais ao redor do mundo. Há, contudo, exceções, como por exemplo o art. 8º, n. 5, do Regulamento (CE) 207/2009, o qual define que o titular de uma marca de prestígio pode ver‑se obrigado, com base num motivo justificado, na acepção desta disposição, a tolerar a utilização por um terceiro, de um sinal semelhante à referida marca para um produto idêntico àquele para o qual esta marca foi registada, quando se verifique que esse sinal foi utilizado antes do depósito da marca de prestígio e que a utilização do produto idêntico foi feita de boa-fé.

Entretanto, não foi o caso, pois por um lado, a marca MACCOFFEE não foi utilizada antes da marca McDONALD’S, na medida em que esta última foi registada antes da marca MACCOFFEE. Por outro lado, não é possível as marcas em conflito coexistirem pacificamente, na medida em que a interveniente defendeu precisamente os seus direitos sobre a marca McDONALD’S ao apresentar um pedido de anulação da marca controvertida, tendo‑o feito no prazo legal.

Caso haja maiores dúvidas sobre a aplicação do direito comunitário europeu em questões de marcas não hesite em entrar em contato conosco através desse link. Ficaremos felizes em esclarecer suas dúvidas.

Por: Rafael Migliorini