NOTÍCIAS

Banco americano registra marca “THANKYOU” e processa AT&T


16 de junho de 2016

No última dia 10/06 o banco americano Citigroup iniciou um processo judicial na Corte Federal de Nova Iorque contra a empresa de tecnologia AT&T por infração de uso de marca. O motivo foi a violação da expressão “THANKYOU”, registrada pelo grupo Citi no USPTO (United States Patent and Trademark Office). Informações são do site Arstechnica.

marca thankyou

Duas das marcas registradas pelo Citigroup

De acordo com a ação, a AT&T estaria infringindo seu direito à utilização exclusiva das marcas supracitadas em sua nova campanha, intitulada “AT&T Thanks“. Nas alegações, o grupo Citi afirma que a utilização da expressão “thanks” certamente traria confusão ao consumidor, além de constituir infração de marca, falsa designação de origem e concorrência desleal.

Como fundamento, citam-se as seções 32 e 43 do Lanham Act (lei de marcas norte-americana), as quais versam, respectivamente, sobre a infração de marcas registradas e sobre a concorrência desleal. Fazendo um paralelo com o direito brasileiro, tais dispositivos corresponderiam aos artigos 189 e 195, IV, da nossa lei de propriedade industrial (nº 9.279/96), nos quais se lê:

Art. 189. Comete crime contra registro de marca quem: I – reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ou II – altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado.

Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:  IV – usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos;

Entretanto, destarte o fato do Citigroup ter conseguido o registro da marca “THANKYOU”, inclusive em solo nacional, via de regra não se autoriza o pedido de registro de expressões genéricas. Assim dispõe o art. 124, VI, da supracitada lei:

Art. 124. Não são registráveis como marca: VI – sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva.

Cabe lembrar que essa ação ainda está em seus estágios iniciais, portanto não há como se prever qual será a decisão da justiça americana. Entretanto, esse caso um tanto curioso merece ser acompanhado de perto, pois certamente suscitará o debate sobre quão específica ou genérica pode ser uma expressão para ela ser registrada nos órgãos governamentais competentes.

Caso você deseje saber mais sobre o registro de marcas em território nacional basta entrar em contato conosco por meio desse link. A íntegra da petição inicial  (complaint) protocolada pelo Citigroup pode ser encontrada aqui.

Por: Lukas Ruthes Gonçalves.